從PCT和國內申請的授權質量來淺談專利申請文件的撰寫

作者姓名：楊葉波

作者單位：國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心

摘要：本文從兩個無效案例出發(fā)，依據(jù)PCT申請和國內申請文件的比較分析，分別對

說明書和權利要求的撰寫提出建議，并依托于專利制度和專利法中對于無效宣告程序中的處

理原則，淺談如何獲得更加穩(wěn)定的專利權，降低無效風險，提出在說明書中給出詳盡的證據(jù)

證明創(chuàng)造性，在權利要求書中盡量多的保留權利要求，給后續(xù)的無效程序中的修改留出空間

的主要觀點。

關鍵詞：無效；PCT申請；國內申請；技術效果；修改

引言

截止到2014年6月，當年的國內發(fā)明專利的受理量是289563件，至今的總受理量是

3373771件，當年的國外發(fā)明專利的受理量是61144件，至今的總受理量是1304755件；當

年的國內發(fā)明專利授權量是76205，總授權量是812068，當年的國外發(fā)明專利授權量是

31437，總授權量是614233。從上述數(shù)據(jù)可以看出，國內案件的總授權率是24%，國外案件

的總授權率是47%，國外案件的總授權率達到了國內案件總授權率的兩倍。這一授權數(shù)據(jù)

的差異不僅僅源自技術方案的差別，還有一個原因是由于申請文件撰寫的質量良莠不齊。同

樣，在對專利權被無效宣告的程序中，PCT申請則更容易維持專利權有效，國內申請則無

力還擊。本文將從PCT申請和國內申請的文件撰寫對比的角度進行分析，談一談如何獲得

更加穩(wěn)定的專利權，降低無效風險。

一、關于說明書

專利的申請文件主要由權利要求書和說明書兩部分組成。下面從一個無效宣告案出發(fā)，

了解說明書的撰寫得當對于案件的重要性。

某無效宣告請求案，授權公告時的權利要求書如下：

1.一種治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于是由下述重量份數(shù)的中藥原料制成的藥

劑：天冬1份～98份、麥冬1份～98份、玄參1份～98份、甘草1份～80份、山銀花1

份～100份。

2.如權利要求1所述的治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于各中藥原料的重量份數(shù)

為：天冬5

份～50份、麥冬5份～50份、玄參5份～50份、甘草2份～40份、山銀花5

份～80份。

3.如權利要求1所述的治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于各中藥原料的重量份數(shù)

為：天冬25份、麥冬25份、玄參25份、甘草12.5份、山銀花30份。

4.如權利要求1至3中之一所述的治療口腔炎癥的中藥制劑，其特征在于該制劑為有

糖顆粒劑、無糖顆粒劑、片劑、膠囊劑、散劑、丸劑、合劑、糖漿劑、煎膏劑、滴丸劑、凝

膠劑或茶劑。

5.一種權利要求1所述治療口腔炎癥的中藥制劑的制備方法，其特征在于該方法包括

如下過程：(1)按配方稱取五味藥材原料；(2)將上述原料投入蒸煮提取鍋中，加水浸過藥材，

開啟蒸汽蒸煮兩次，濾過，合并濾液；(3)液濾濃縮至60℃時相對密度為1.09～1.12，冷卻

至常溫，加入乙醇，攪拌均勻，靜置12小時以上使沉淀，取上清液，回收乙醇，濃縮至60

℃時相對密度為1.30～1.33的浸膏；(4)加入輔料，按所需劑型的制備工藝制成相應劑型。

6.如權利要求5所述的治療口腔炎癥的中藥制劑的制備方法，其特征在于所述的輔料

為粘合劑、填充劑、矯味劑、濕潤劑、防腐劑、抗氧化劑中的一種或幾種。

某公司針對上述專利的專利權向專利復審委員會提出無效宣告請求。涉案專利系在口腔

炎中藥制劑中使用山銀花替代現(xiàn)有技術中的金銀花，并宣稱這種替代產生了預料不到的更好

的技術效果。因此，對于顯而易見性和預料不到的技術效果的判斷成為涉案專利是否具備創(chuàng)

造性的爭議焦點。專利復審委員會審查決定和二審判決均認為，本領域技術人員在現(xiàn)有技術

的基礎上，采用山銀花替代金銀花是顯而易見的，而且通過分析申請文件中的實驗數(shù)據(jù)并不

能證明使用山銀花達到預料不到的技術效果。據(jù)此，專利復審委員會以不具備創(chuàng)造性為由作

出決定，宣告涉案專利權全部無效。

經過上述案件可以看出，當一個案件的非顯而易見性被否性后，其實際具有的意料不到

的技術效果則成為判斷涉案專利是否具有創(chuàng)造性的焦點，這種情形多見于組合發(fā)明、選擇發(fā)

明和要素變更發(fā)明?！秾彶橹改稀分袑τ诮M合發(fā)明的規(guī)定是：如果組合的各技術特征在功能

上彼此支持，并取得了新的技術效果；或者說組合后的技術效果比每個技術特征效果的總和

更優(yōu)越，則這種組合具有突出的實質性特點和顯著的進步，發(fā)明具備創(chuàng)造性；對于選擇發(fā)明

的規(guī)定是：在進行選擇發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時，選擇所帶來的預料不到的技術效果是考慮的主

要因素；對于上述要素變更的發(fā)明，如果要素的替代能使發(fā)明產生預料不到的技術效果，則

該發(fā)明具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備創(chuàng)造性。

另外，在《專利指南》中對于意料不到的技術效果的規(guī)定是：發(fā)明取得了預料不到的

技術效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術相比，其技術效果產生“質”的變化，具有新的性能；或者

產生“量”的變化，超出人們預期的想象。這種“質”的或者“量”的變化，對所屬技術

領域的技術人員來說，事先無法預測或者推理出來。當發(fā)明產生了預料不到的技術效果時，

一方面說明發(fā)明具有顯著的進步，同時也反映出發(fā)明的技術方案是非顯而易見的，具有突出

的實質性特點，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

但是，申請人往往會把這一點與“顯著的進步”搞混，“顯著的進步”是創(chuàng)造性的審查

基準之一，專利法第二十二條第三款的規(guī)定，審查發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當審查發(fā)明是否

具有突出的實質性特點，同時還應當審查發(fā)明是否具有顯著的進步?！秾＠改稀分袑τ陲@

著的進步的判斷是：在評價發(fā)明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮發(fā)明是否具有有益的

技術效果。以下情況，通常應當認為發(fā)明具有有益的技術效果，具有顯著的進步：

（１）發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果，例如，質量改善、產量提高、節(jié)約

能源、防治環(huán)境污染等；

（２）發(fā)明提供了一種技術構思不同的技術方案，其技術效果能夠基本上達到現(xiàn)有技

術的水平；

（３）發(fā)明代表某種新技術發(fā)展趨勢；

（４）盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果。

由此可以看出，顯著的進步是大部分案件都具備的，但具備顯著的進步并不意味著有

創(chuàng)造性，對于“預料不到的技術效果”的判斷則比“顯著的進步”更為嚴苛，具有意料不到

的技術效果的技術方案則具備創(chuàng)造性。

值得注意的是，對于上述意料不到的技術效果的認可，應當是基于原始申請文件的記

載。也就是說，如果申請人在申請文件中沒有記載這種意料不到的技術效果，僅僅在后續(xù)審

查程序中進行補充性的說明或舉證，則難以得到認可。因此，原始申請文件的撰寫對于此預

料不到的技術效果尤為關鍵，而這種記載往往是體現(xiàn)在說明書中。

多數(shù)國內申請人在撰寫說明書時，在具體實施例部分都局限于將權利要求的內容在參

數(shù)或具體步驟上做限定照搬到實施例中，比如某案件中，權利要求1為“一種抗輻射飲料，

其特征在于，原料成分及重量百分比為：海帶多糖0.009％、枸杞多糖0.006％、茶多酚0.003

％、白砂糖8％、檸檬酸0.07％、維生素C0.01％、余量為純凈水”，實施例中僅記載了“一

種抗輻射飲料，其特征在于，原料成分及重量百分比為：海帶多糖0.009％、枸杞多糖0.006

％、茶多酚0.003％、白砂糖8％、檸檬酸0.07％、維生素C0.01％、余量為純凈水”。假設

上述這種組合是顯而易見的，那么，根據(jù)說明書的記載，這一組合的技術效果難以達到上述

所述的“意料不到的技術效果”。申請人在對上述技術方案做研究時，可能對現(xiàn)有技術中一

些常用抗輻射物料的種類以及含量做出篩選，可能發(fā)現(xiàn)了這些物質的組合能夠出現(xiàn)1+1>2

的效果，才使得申請人給出了上述組合的技術方案。但是，由于申請人在原始說明書中并沒

有記載，即使申請人在后續(xù)的無效宣告程序中對該意料不到的技術效果做出了陳述，也是難

以被接受的。

反觀，PCT申請人在撰寫時，會在說明書中用大量的篇幅對這種技術效果以及篩選過

程進行描述，常常會用表格或者數(shù)據(jù)來記載其整個發(fā)明的過程，并從各個角度做出對比，這

一實驗的記載其表達的含義，用通俗的話來講，就是只有本申請權利要求中的各個要素組合

在一起才能起到如此好的效果，這種組合要素缺一不可，不是隨意的選擇或改變就能獲得的。

因此，通過對于本無效案的分析，申請文件中說明書的撰寫對于案件的走向是非常關鍵

的，說明書應當盡可能詳細記載，還原發(fā)明的整個過程，在此，筆者建議國內申請人在撰寫

說明書時可以向PCT多多借鑒。

二、關于權利要求書

對于權利要求書的撰寫，同樣由一個案例引出。

某專利授權公告時的權利要求書如下：

1．一種電加工設備，包括：機床、電源裝置、工作液系統(tǒng)以及作導電材料制作的工具

電極由電機樞動安裝在機床上，工具和工件同電源裝置的輸出端相連接．加工時工具以>10M

／S的線速度回轉，同工件之間以點或線或面瞬時接觸或有001-01mm的間隙不規(guī)則的方式

運動，并產生頻率為150-30000次／rPM的機械脈沖電源，該工具電極即是—種特殊的機

械脈沖發(fā)生器，作用在工件表面形成局部高密度電流，使工件表南局部快速電熱熔化??粗加

工時，工作電壓為25V-28V，工作電流為1600A-3000A。

在無效宣告程序中，專利權人對請求人認為的不清楚之處爭辯為：機械脈沖電源的頻率

“150-30000次/rPM”單位是“次/秒”，rPM是筆誤，應該是秒，不是分鐘。合議組審理

后對上述事實作出認定：對于頻率的單位“次/rPM”，不能直接地、毫無疑義地確定為是“次

/秒”的筆誤，因為rPM在機械領域有確定的含義，是“轉/分”的意思，不能得出“次/rPM”

必然是“次/秒”，因此，合議組認為“次/rPM”代表的含義不清楚。據(jù)此合議組作出全部

無效的無效決定。

由本案的審理過程引發(fā)了如下思考：申請人在權利要求書中僅記載了權利要求1，當該

權利要求有缺陷時，一旦進行無效宣告程序，則專利權人還能如何修改？

我國《專利法實施細則》第六十九條規(guī)定：在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實

用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。發(fā)明或者

實用新型專利的專利權人不得修改專利說明書和附圖。對于具體的修改原則、方式、時機，

現(xiàn)行《審查指南》作了進一步規(guī)定：發(fā)明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，

其原則是：

（1）不得改變原權利要求的主題名稱。

（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍。

（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。

（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。

在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、

合并和技術方案的刪除。

權利要求的刪除是指從權利要求書中去掉某項或者某些項權利要求，例如獨立權利要求

或者從屬權利要求。

權利要求的合并是指兩項或者兩項以上相互無從屬關系但在授權公告文本中從屬于同

一獨立權利要求的權利要求的合并。在此情況下，所合并的從屬權利要求的技術特征組合在

一起形成新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合并的從屬權利要求中的全部技術特

征。在獨立權利要求未作修改的情況下，不允許對其從屬權利要求進行合并式修改。

技術方案的刪除是指從同一權利要求中并列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種

以上技術方案。

由此可以看出，《審查指南》中對于無效宣告程序中權利要求書的修改規(guī)定的比較嚴格，

這是出于合理保護專利權和平衡專利權人與公眾利益的考慮，考慮到專利文件是經過審查后

的文件，權利要求所要求保護的內容是專利權人自愿修改而成，因此，專利權人的修改也應

在專利文件的權利要求的范圍內進行。

通過國內和PCT申請文件中的權利要求書以及歷次修改后授權公告的權利要求書進行

比較分析，不難得到國內申請在無效宣告中對于權利要求的修改余地小、更加被動的結論。

其主要原因就在于，國內案件往往在提出申請時，權利要求項數(shù)較少，而在審查過程中的歷

次修改中，常將權利要求合并成更少的項數(shù)，甚至是只剩下1項權利要求。在這種情況下，

如果在被授權專利權后，有請求人對該權利要求書進行無效請求，則難以通過修改來克服請

求人提出的主張，從而被全部無效。

PCT申請文件中對于權利要求書的記載往往有幾十甚至是上百項，在審查過程中的歷

次修改中也僅僅是將關鍵權利要求進行合并，且不會輕易刪除權利要求之間的引用關系，權

利要求書中還有很多關于功能性的描述。不得不說，PCT的這種撰寫形式使得他在無效宣

告中不會陷于被動中，一旦請求人提出無效請求，申請人還可以通過對權利要求書進行刪除

或者合并的修改方式來克服，從而維持其專利權。

三、結語

綜上所述，申請文件在撰寫之處就應當明白該技術方案的關鍵點，在說明書中給出詳

盡的證據(jù)證明該技術方案的創(chuàng)造性，在權利要求書中盡量多的保留權利要求，給后續(xù)的無效

程序中的修改留出空間。總之，申請文件的撰寫應當嚴謹、細致、詳盡、求實，方可規(guī)避授

權后被無效的風險。

參考文獻

[1]專利審查指南，中華人民共和國國家知識產權局，知識產權出版社，2010年1月，第1

版。